Revirement de jurisprudence en matière de contrefaçon de marque : la Cour de cassation sonne le glas de l’exclusion de contrefaçon pour motif légitime, lorsque l’apposition de la marque contrefaisante a été faite en vue d’une exportation hors du territoire national

16 février 2018

Arrêt du 17 janvier 2018, Cass. com., 17 janv. 2018, n°15-29.276

La question posée à la Haute juridiction dans cette affaire était de savoir si l’apposition d’une marque en France, aux fins d’exportation dans un pays tiers, dans lequel la marque contrefaite n’est pas protégée, est constitutive d’une contrefaçon. La Chambre Commerciale répond par l’affirmative.

Si le principe en matière de contrefaçon de marque est que le fait « d’exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaisante », « sans motif légitime » est constitutif d’actes de contrefaçon (articles L. 713-2 et L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle), la Cour de cassation considérait, depuis un arrêt du 10 juillet 2007, que l’exportation vers un territoire tiers où la vente d’un tel produit contrefaisant était licite, constituait « une exception de motif légitime de détention de tels produits revêtus du signe litigieux sur le territoire français dans lequel ce signe était protégé en tant que marque, dès lors (…) qu’il n’existait pas de risque que ces marchandises puissent être initialement commercialisées en France, de sorte que les entreprises poursuivies n’avaient fait usage du signe litigieux qu’afin d’exercer leur droit exclusif portant sur la première mise sur le marché de produits revêtus du signe incriminé dans des pays où elles disposaient de ce droit » (Cass. Com. 10 juill. 2007, n°05-18.571).

Aussi, et dès lors que les produits n’avaient pas vocation à être commercialisés en France et qu’ils ne correspondaient à aucune autre finalité ou usage que l’exportation vers un pays tiers, l’apposition d’une marque contrefaisante en France n’était pas constitutive d’un acte de contrefaçon.

L’arrêt rendu le 17 janvier 2018 par la Chambre Commerciale de la Cour de cassation opère un revirement radical de jurisprudence.

La Haute juridiction considère en effet qu’un tel cas d’espèce ne correspond pas à l’exception de motif légitime visée par le Code de la propriété intellectuelle et qu’aucune disposition des directives de l’Union européenne portant harmonisation complète des législations des Etats-membres en matière de marque ne permet de conforter cette exception (notamment, la Directive 89/104 du 21 décembre 1988).

Cette position a, en outre, été confirmée par la jurisprudence européenne (CJCE, 20 nov. 2001, aff. C-414/99 à C-416/99 et CJCE, 12 nov. 2002, aff. C-206/01).

En conséquence, la Cour revient sur sa précédente jurisprudence, en considérant que, dans la mesure où la marque avait été apposée en France, territoire sur lequel elle était protégée, la Cour d’appel en avait exactement déduit, alors même que les produits étaient destinés à l’exportation vers la Chine (territoire où la marque n’était pas protégée), la contrefaçon était constituée.

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