Cour d’appel de Paris, chambre 1, 5 mars 2019, n° RG 17/04510
L’arrêt rendu le 5 mars 2019 dernier par la Cour d’appel de Paris vient mettre un coup d’arrêt aux dépôts de marques comportant le nom de la commune de Laguiole, mondialement célèbre pour ses couteaux éponymes, considérés comme frauduleux par la Cour d’appel.
Par le passé, la commune de Laguiole a échoué à faire interdire l’usage par un tiers de marques comportant son nom géographique (TGI Paris, 13 septembre 2012 confirmée par la CA Paris, 4 avril 2014 n°12/20559).
S’il est tout à fait possible, au visa de l’article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle, de déposer un nom géographique en tant que marque, tel que celui d’une ville ou d’une commune, dès lors qu’il constitue un signe distinctif, son dépôt ne doit cependant pas nuire aux intérêts de la ville ou de la commune concernée. Il s’agit, en effet, de l’exception visée à l’article L. 711-4 du même Code.
Ainsi, lorsque la marque est déposée par la collectivité territoriale concernée, cela ne pose aucune difficulté. En revanche, lorsque un tiers vient déposer comme marque le nom d’une collectivité territoriale, il n’est pas toujours aisé de concilier les intérêts privés du propriétaire de la marque composée d’un nom géographique, avec les intérêts « publics » des collectivités territoriales.
Le dépôt en tant que marque du nom d’une ville ou d’une collectivité territoriale peut ainsi être détourné. Dans ce cas, l’utilisation du nom d’une ville pour une marque est bien souvent frauduleuse ou parasitaire et vise à faire croire à autrui que le produit bénéficie de l’aval de la collectivité territoriale.
Il se peut également que le nom d’une ville ou d’une collectivité territoriale soit déposé par une personne qui entend développer une activité réelle. Mais cela peut entrainer un effet pervers, et priver la collectivité territoriale d’user librement de son nom géographique.
La jurisprudence retient qu’il appartient à la collectivité territoriale d’apporter la preuve que « la dénomination critiquée est de nature à tromper le public, quant à l’origine des produits ou à la garantie qu’il penserait être en droit d’atteindre de la collectivité en cause » (TGI Paris, 24 novembre 2004 SARL studyrama c/ ville de Paris).
Selon la Cour de cassation, en application de l’article 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, la déchéance pour non-usage d’une marque peut être demandée par toute personne intéressée et justifie d’un tel intérêt la commune dont il a été constaté que le nom avait été déposé à titre de marques pour désigner des produits et services couvrant presque toutes les classes, ce dont il résulte une entrave au libre usage de son nom pour l’exercice de ses activités.
Au regard de la jurisprudence antérieure, il semblerait que la distinction entre ce qui est licite et ce qui ne l’est pas tienne à la présence d’un risque de confusion, retenant, par exemple, qu’une commune peut déposer son nom à titre de marque et l’enregistrer comme nom de domaine, mais qu’elle ne peut interdire son utilisation par des tiers et doit la tolérer dès lors que celui qui utilise, dans la marque ou le nom de domaine, tout ou partie du nom de la commune, justifie d’un intérêt légitime à se prévaloir de ce nom, notamment pour y mentionner le lieu où il exerce effectivement son activité et qu’il n’existe aucun risque de confusion avec la marque déposée ou le site officiel de la commune (CA Versailles, 13 sept. 2007, Issy on Line, TGI Paris, 6 juill. 2007, TGI Paris, 14 mars 2007, ville de Paris c/ Paris sans fil : Propr. industr. 2007, comm. 64, nos obs.).
Dans l’affaire « Laguiole », la Cour d’appel de Paris s’appuie non pas sur la notion de risque de confusion, mais bien sur la notion de fraude pour condamner les dépôts de marques comportant le nom de la collectivité susmentionné.
L’arrêt d’appel rendu le 5 mars 2019 intervient sur renvoi de la Cour de cassation en date du 4 octobre 2016, n°14-22.245. La Cour de Cassation, dans cet arrêt, vient ainsi renverser la tendance en cassant l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris qui avait débouté la commune de Laguiole de ses demandes en indemnisation pour pratiques commerciales trompeuses et parasitaires, ainsi qu’en nullité des marques comportant le nom de Laguiole et, pour certaines, la représentation de la célèbre abeille aveyronnaise. En effet, la Cour de cassation considère que l’arrêt d’appel est privé de base légale au regard des articles L711-1 et L712-1 du Code de la propriété intellectuelle (portant sur le dépôt de noms patronymiques et géographiques en tant que marque), sous réserve des droits antérieurs, et du principe selon lequel la fraude corrompt tout.
En l’occurrence, les dépôts de marques comportant le nom de la célèbre commune aveyronnaise, associés à des pratiques commerciales trompeuses, semblent pouvoir constituer une fraude.
Aussi, selon la Haute juridiction, la Cour d’appel, avant de rejeter une demande de nullité des marques pour dépôt frauduleux, aurait dû rechercher si le dépôt d’un ensemble de marques comprenant le nom d’une commune, parfois combinées à un dessin emblématique (l’abeille « Laguiole »), ne s’inscrivait pas dans une stratégie commerciale visant à priver cette commune, ou ses administrés actuels ou potentiels, de l’usage de ce nom nécessaire à leur activité, caractérisant ainsi la mauvaise foi du déposant et entachant de fraude les dépôts effectués.
C’est dans ce contexte que l’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel de Paris autrement composée.
En l’espèce, les juges de la Cour d’appel retiennent, outre l’atteinte portée aux droits antérieurs de la commune de Laguiole sur le fondement de l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle « lorsque ce signe porte atteinte à des droits antérieurs et en particulier au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale », le principe de« fraus omnia corrumpit » (la fraude corrompt tout), « lorsque l’enregistrement d’un signe a été demandé en fraude des droits d’un tiers, particulier ou personne morale de droit privé ou public, celui-ci peut agir, à son choix, en revendication ou en nullité de la marque ».
La Cour précise également que« l’action du titulaire d’un droit antérieur sur le fondement de l’article L. 711-4 précité n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant 5 ans ».
Or, les défendeurs ont déposé de nombreuses marques comportant le nom de la commune de Laguiole, parfois associées à l’emblématique abeille, afin de commercialiser des produits aussi variés que des produits de coutellerie, maroquinerie, bagagerie, produits d’art de la table, ustensiles et accessoires de cuisine, etc. et avaient pleinement connaissance de ce que ce nom était celui d’une commune, en ce qu’ils se sont opposés à la commune de Laguiole dans le cadre de dépôts de marques comportant le nom de la commune antérieurement aux dépôts litigieux.
Ainsi, la multiplication des dépôts de marques pour des activités identiques ou similaires à celles de la commune ou de ses administrés, sans lien de rattachement avec la commune aveyronnaise et l’opposition des défendeurs aux dépôts de marques comportant le nom de la collectivité par cette dernière, porte nécessairement atteinte aux intérêts et à la réputation de la commune et l’ont privée d’un signe nécessaire à celle-ci. Dès lors, la mauvaise foi des défendeurs est caractérisée et les dépôts entrepris sont entachés de fraude.
La Cour d’appel de Paris vient, en conséquence, annuler les marques disputées et condamner les défendeurs à verser à la commune aveyronnaise la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice moral.
La Cour d’appel rejette, en revanche, les demandes de la commune sur le fondement des pratiques commerciales trompeuses, faute de preuve d’informations trompeuses sur le lien avec la collectivité en question ou sur l’origine et la provenance des produits commercialisés.
